発明をどれだけ広く特定するか、について | 東京の特許なら弁理士法人エピファニー特許事務所 | ブログ

弁理士は明細書作成や中間処理といった権利化業務が中心という方がどちらかといえば多いと思います。私もその一人ですが、ご依頼を頂いたときにどれだけ発明を広く書くかというのが悩ましいことが多いです。

ご依頼者様から出願のご相談を受けると、調査がされているか否かを問わず、出願前調査を実施しますが、これで近い公開公報等の情報がでてくると、それを基準にして、そことの差を出すご提案することになります。

通常、この「差」を言語化することで請求項を作成することになるわけですが、この「差」の表現の抽象度は、弁理士によってはかなり異なっていると思います。

流派や好みの問題はあるのだと感じますが、私は、抽象度をできるだけあげるような表現で作成することをご提案することが多いです。例えば、機能や目的・効果に近いような記載でポイントを記載するというイメージです。

抽象化しすぎると、不明確になる可能性はあるのですが、それは従属クレームや明細書の記載で担保するとし、基本的には、ギリギリを攻めます。大学等で生まれた発明は、ライセンスや譲渡を想定しなければならないため、企業との連携を踏まえてクレーム・明細書を作成する必要があります。クレームが狭いと、ライセンスする意義がなくなるため、上位・中位・下位概念のクレームや明細書中に散りばめる事項をしっかり仕込む必要性があると考えています。

一方で、経験上、大手企業の場合、知財のご担当者様が大風呂敷を広げることを方針として避けることもあり得ます。そういった場合でも、そのご希望に応じつつ、それでもどの程度の表現までいけるか、ディスカッションをしながら、言語化するラインを見定めていきます。

また、「差」の表現をどの程度、抽象化するかだけでなく、何をトップクレームの構成要件にするか、という問題も多いに頭を悩ませるところです。

原則的には、「差」を表現するのにどうしても必要だと思われる特徴を、構成要件としてトップクレームで特定するということになります。構成要件を省きすぎると、特定している発明の意味がわからない、ということになるからです。

かといって従来技術や試作品に縛られると、上位クレームを書いているのに、気がつくとピクチャークレーム（製品そのものを描いたようなクレーム）に近づいてしまい、繰り返し推敲することもあります。なお、誤解がないように言うと、もちろん、ピクチャークレーム自体を否定しているわけではないです。

こういった思考（「差の抽象度の決定」と「構成要件の決定」）は、まとまった時間を確保して集中しているときでないと難しいです。また、一度、言語化して、時間をおいてから推敲するということがとても大事だと感じています。時間はかかってしまいますが、なぜそう決定したのか、ということが有機的に頭の中で整理されることが多いからです。

今村秀世